Il marchio è uno degli asset più preziosi per un’azienda. Non rappresenta solo un logo o un nome, ma racchiude la reputazione, il valore e la riconoscibilità di un brand sul mercato. Per questo motivo, molte imprese scelgono di concedere in licenza il proprio marchio ad altre aziende, permettendo loro di utilizzarlo in cambio di un compenso. Allo stesso tempo, molte realtà imprenditoriali vedono nella licenza di marchio un’opportunità per entrare in nuovi mercati senza dover creare un brand da zero.
Ma come funziona esattamente un contratto di licenza di marchio? Quali sono i vantaggi, i rischi e gli aspetti legali da considerare? Se stai valutando la possibilità di concedere o di ottenere una licenza di marchio, questa guida ti offre una panoramica completa, per aiutarti a proteggere i tuoi interessi e massimizzare i benefici di questo accordo.
Cos’è un contratto di licenza di marchio?
Un contratto di licenza di marchio (o contratto di licensing) è un accordo commerciale con cui chi possiede un marchio (licenziante) concede a un’altra azienda o persona (licenziatario) il diritto di usarlo per determinati prodotti o servizi e per un determinato periodo di tempo.
Questo tipo di contratto permette al licenziante di mantenere la proprietà del marchio e di generare reddito attraverso il pagamento di royalty o altre forme di compensazione economica. Allo stesso tempo, consente al licenziatario di sfruttare la notorietà di un brand per migliorare la propria competitività sul mercato.
Il contratto di licenza è particolarmente utile per le aziende che desiderano espandere il proprio brand senza dover gestire direttamente la produzione o la distribuzione. Si tratta di un modello diffuso soprattutto in settori come la moda, il lusso, l’alimentare, la tecnologia e il merchandising, dove la forza del brand gioca un ruolo chiave nelle vendite. Basti pensare che nel 2023, le vendite di prodotti e servizi su licenza da parte dei principali brand hanno raggiunto i 281,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto all'anno precedente.
Un esempio pratico di licenza di marchio sono i prodotti di The Walt Disney Company. Il brand è conosciuto in tutto il mondo e ha stipulato accordi di licenza con tutti i tipi di aziende e rivenditori. Tra questi c’è The Oodie, merchant Shopify che vende prodotti Disney in edizione limitata.
Tipologie di contratto di licenza di marchio
Esistono diverse tipologie di licenza di marchio, ognuna con caratteristiche specifiche:
1. Licenza esclusiva
In una licenza esclusiva, il licenziatario ha l’esclusività nell’uso del marchio in un determinato settore o area geografica, in base a quanto stabilito nel contratto. Il licenziante si impegna non solo a non concedere altre licenze per lo stesso marchio nella stessa area e settore, ma anche a non utilizzare il marchio in prima persona in quel determinato ambito.
La licenza esclusiva garantisce la massima protezione e il massimo controllo sul marchio, a cui però corrisponde solitamente un accordo economico più elevato.
2. Licenza non esclusiva
In una licenza non esclusiva, il licenziante può concedere la licenza a più aziende contemporaneamente, permettendo a diversi licenziatari di utilizzare il marchio e mantenendo il diritto di utilizzarlo direttamente.
Questo approccio è il più comune e concede a chi detiene il marchio una maggiore libertà d'azione, oltre alla possibilità di incrementare i guadagni attraverso diverse strategie di mercato. Tuttavia, il licenziatario dovrà competere con altre aziende che utilizzano lo stesso marchio, il che potrebbe incidere sulla sua quota di mercato e sulla redditività.
3. Licenza parziale
Stipulando una licenza parziale, il licenziatario ottiene diritti solo su una parte limitata del marchio o su specifici aspetti del suo utilizzo, come una determinata area geografica o una singola linea di prodotto.
4. Sub-licenza
Previo consenso del licenziante, il licenziatario ha la facoltà di concedere la licenza ad altri soggetti. Succede ad esempio quando un distributore internazionale ottiene una licenza e la concede in sub-licenza a produttori locali.
Perché utilizzare un contratto di licenza di marchio?
Il contratto di licenza di marchio rappresenta un'opportunità strategica sia per il licenziante che per il licenziatario. Questa formula consente di sfruttare la forza di un brand consolidato per ampliare il proprio raggio d’azione commerciale, ridurre i costi di sviluppo e accedere a nuove opportunità di mercato.
Vantaggi per chi possiede il marchio (licenziante)
Se decidi di concedere in licenza il tuo marchio, hai la possibilità di monetizzare un asset intangibile senza dover gestire direttamente la produzione o la distribuzione dei prodotti. In questo modo puoi espandere la visibilità del tuo brand e consolidarne il valore commerciale senza dover affrontare le sfide operative legate alla crescita del business.
I principali vantaggi includono:
Espansione del brand senza investimenti diretti
Concedere il marchio in licenza permette di raggiungere nuovi mercati senza dover sostenere direttamente i costi di produzione, logistica e distribuzione. Un'azienda può quindi aumentare la propria presenza geografica o entrare in settori merceologici diversi senza la necessità di sviluppare nuove competenze interne.
Entrate aggiuntive grazie alle royalty
Puoi ottenere un compenso economico attraverso il pagamento di royalty, che possono essere calcolate come una percentuale sulle vendite del licenziatario o come una quota fissa periodica. In questo modo ti garantisci una fonte di rendita passiva, che consente di generare profitti senza incrementare direttamente i costi operativi.
Risparmio di tempo e risorse
Poiché il licenziatario si occupa della gestione operativa del business, come titolare del marchio non devi preoccuparti degli aspetti logistici, produttivi o commerciali. Così puoi concentrarti su altre strategie aziendali, come il rafforzamento dell’immagine del brand o lo sviluppo di nuove linee di prodotti.
Testare il mercato con rischi ridotti
Concedere una licenza a terzi può essere un modo efficace per verificare il potenziale di un marchio in nuovi segmenti di mercato prima di effettuare investimenti diretti. Se il prodotto riscuote successo, puoi valutare un coinvolgimento più attivo, mentre in caso contrario non subisci perdite significative.
Collaborazioni strategiche e diversificazione
La licenza di marchio consente di avviare partnership con aziende complementari, creando sinergie che favoriscono la crescita reciproca. Per esempio, un marchio di moda può concedere in licenza il proprio nome a un produttore di profumi, ampliando la gamma di prodotti offerti senza dover sviluppare internamente nuove competenze.
Vantaggi per chi ottiene la licenza (licenziatario)
Anche in qualità di licenziatario, acquisire una licenza di marchio può offrirti numerosi vantaggi, specialmente in termini di competitività e riconoscibilità sul mercato. Avere la possibilità di associare il proprio business a un brand già affermato consente di ridurre il tempo necessario per costruire una reputazione solida e attrarre clienti.
Accesso immediato a un marchio consolidato
Creare un brand da zero richiede tempo, investimenti e strategie di marketing mirate. Acquisire una licenza ti consente di sfruttare un marchio già noto, accelerando la fase di crescita nel mercato e aumentando la fiducia dei consumatori verso i tuoi prodotti o servizi.
Maggiore credibilità e fiducia da parte dei clienti
I consumatori tendono a preferire marchi con una reputazione consolidata. Utilizzare un brand già conosciuto e apprezzato riduce le barriere di ingresso nel mercato e facilita le vendite. Ciò si rivela particolarmente utile per le aziende che operano in settori competitivi, dove distinguersi può risultare complesso.
Indipendenza gestionale e flessibilità operativa
La licenza di marchio ti concede maggiore libertà gestionale rispetto ad altre soluzioni di business. Puoi decidere autonomamente la strategia commerciale, la logistica e l’organizzazione aziendale, pur rispettando gli accordi stabiliti nel contratto.
Trampolino di lancio verso altre forme commerciali
Iniziare con una licenza di marchio può essere un’ottima soluzione per testare il mercato. Una volta acquisita maggiore esperienza, puoi decidere se passare ad esempio a un modello di franchising o espandere ulteriormente il tuo business attraverso altre formule commerciali.
Possibilità di vendere più marchi contemporaneamente
In molti casi, come licenziatario puoi detenere più licenze di marchio e offrire alla tua clientela una varietà di prodotti appartenenti a brand diversi.
Affinché la licenza di marchio sia realmente vantaggiosa, è fondamentale che il contratto sia ben strutturato, chiaro nelle condizioni e tutelante per entrambe le parti. Solo così potrai ottenere il massimo beneficio dall’accordo, evitando possibili dispute o utilizzi impropri del brand.
Come redigere un contratto di licenza di marchio
- Identificazione delle parti
- Descrizione del marchio e ambito d’uso
- Durata e condizioni di rinnovo
- Ambito territoriale
- Condizioni economiche: royalty e pagamenti
- Standard di qualità e controllo del marchio
- Clausole di riservatezza e concorrenza
- Clausole di risoluzione e violazione del contratto
La redazione di un contratto di licenza di marchio deve seguire criteri chiari e dettagliati, sia per tutelare le parti coinvolte sia per garantirne la validità legale. In Italia, questo tipo di accordo è regolato dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), che stabilisce alcuni principi fondamentali:
- Registrazione del marchio: per poter essere concesso in licenza, un marchio deve essere registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o, se registrato a livello europeo, presso l’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale).
- Obblighi fiscali: le royalty percepite da chi possiede il marchio devono essere regolarmente dichiarate ai fini fiscali, in quanto rappresentano un reddito derivante dallo sfruttamento del marchio.
- Tutela del marchio: il licenziante ha il diritto di controllare come il marchio viene utilizzato, per evitare un uso improprio che possa danneggiarne la reputazione o ridurne il valore commerciale.
- Durata della licenza: non esiste un limite massimo stabilito dalla legge, ma la durata deve essere chiaramente indicata nel contratto, con eventuali condizioni di rinnovo o cessazione.
Vediamo nel dettaglio quali elementi non possono mancare in un contratto di licenza di marchio per essere valido ed efficace.
1. Identificazione delle parti
Un contratto di licenza di marchio deve chiarire chi sono le parti coinvolte:
- Licenziante: il soggetto che detiene il diritto esclusivo sul marchio e ne concede l’uso.
- Licenziatario: l’azienda o l’individuo che ottiene il diritto di utilizzare il marchio per fini commerciali.
Se il marchio viene concesso in licenza a una società controllata o affiliata del licenziante, il contratto deve specificare anche questa relazione. Inoltre, è fondamentale includere i dati legali completi di entrambe le parti (denominazione aziendale, partita IVA, sede legale).
2. Descrizione del marchio e ambito d’uso
Il contratto deve identificare con precisione il marchio concesso in licenza, includendo:
- Il nome e il logo del marchio (specificando eventuali varianti grafiche e colori ufficiali).
- Il numero di registrazione del marchio presso l’UIBM o l’EUIPO.
- I prodotti e i servizi coperti dalla licenza, con riferimento alle classi merceologiche secondo la Classificazione di Nizza.
È fondamentale stabilire se il licenziatario può utilizzare il marchio solo in relazione a determinati prodotti o servizi o se può espanderne l’uso. Ad esempio, un marchio registrato per abbigliamento potrebbe essere concesso in licenza solo per calzature, escludendo altri articoli come accessori o profumi.
3. Durata e condizioni di rinnovo
Il contratto deve specificare la durata della licenza. Può trattarsi di:
- Licenza a tempo determinato, con una scadenza prefissata (es. 5 o 10 anni).
- Licenza a tempo indeterminato, con possibilità di recesso da parte di una o entrambe le parti.
- Licenza con rinnovo automatico, in cui la durata si estende automaticamente a meno che una delle parti non invii una disdetta formale entro un certo termine.
Non esiste una durata ideale. C’è chi preferisce una durata più lunga per avere la possibilità di smaltire le rimanenze del magazzino e chi preferisce durate inferiori a un anno, per capire se questo business model faccia al caso suo.
L’importante è stabilire con chiarezza le modalità di rinnovo o di cessazione del contratto, per evitare controversie legali alla scadenza.
4. Ambito territoriale
Il contratto deve indicare in quali aree geografiche il licenziatario può utilizzare il marchio. Le possibilità includono:
- Licenza nazionale, valida solo per l’Italia.
- Licenza internazionale, che copre più Paesi specifici (es. Europa o Nord America).
- Licenza globale, che consente l’uso del marchio a livello internazionale.
In caso di limitazioni territoriali, è necessario stabilire se il licenziatario possa esportare i prodotti in altri Paesi o se esistano divieti specifici.
5. Condizioni economiche: royalty e pagamenti
Il licenziatario deve corrispondere al licenziante un compenso economico per l’uso del marchio. Le modalità di pagamento possono variare, ma in generale comprendono:
- Royalty fissa: un importo fisso da pagare periodicamente (mensile, trimestrale o annuale), indipendentemente dai ricavi.
- Royalty variabile: una percentuale sulle vendite del licenziatario, calcolata in base al fatturato generato con il marchio concesso in licenza. Se ad esempio chiedi una royalty del 10% sui prodotti in licenza e il tuo licenziatario incassa 300.000€, il tuo guadagno sarà di 30.000€.
- Lump sum: un importo una tantum e forfettario, slegato dagli utili generati dal marchio.
- Pagamento ibrido: il licenziatario paga un importo fisso e royalty periodiche legate agli utili.
Il contratto deve specificare anche i tempi e le modalità di pagamento, nonché eventuali sanzioni per ritardi nei pagamenti.
In alcuni casi vengono stabiliti anche dei massimali sulla scontistica dei prodotti in licenza, in modo da evitare ribassi eccessivi da parte dei licenziatari, con conseguente calo delle royalty.
6. Standard di qualità e controllo del marchio
Un aspetto cruciale del contratto è la definizione degli standard di qualità. Il licenziante deve garantire che il proprio marchio venga utilizzato in modo coerente con la sua brand identity e la reputazione costruita nel tempo.
Per questo motivo, il contratto può includere clausole che impongano al licenziatario di:
- Seguire precise linee guida per la produzione, la commercializzazione e la pubblicità.
- Sottoporre i prodotti o servizi a controlli di qualità da parte del licenziante.
- Non modificare il marchio o la sua immagine (logo, font, colori…) senza approvazione scritta.
Queste misure proteggono il marchio da un utilizzo improprio che potrebbe danneggiarne la percezione sul mercato.
7. Clausole di riservatezza e concorrenza
Al fine di tutelare il know-how aziendale, il contratto di licenza può contenere clausole di riservatezza, che impediscono al licenziatario di divulgare informazioni riservate relative al business del licenziante.
Inoltre, è possibile inserire una clausola di non concorrenza, che vieta al licenziatario di utilizzare il marchio in settori che possano entrare in conflitto con gli interessi del licenziante. Ad esempio, un produttore di articoli sportivi potrebbe vietare al licenziatario di commercializzare prodotti simili con altri marchi concorrenti.
8. Clausole di risoluzione e violazione del contratto
Il contratto deve prevedere condizioni chiare per la risoluzione dell’accordo, stabilendo in quali casi il licenziante può revocare la licenza. Tra le cause più comuni trovi:
- Violazione degli standard qualitativi.
- Mancato pagamento delle royalty.
- Uso improprio del marchio che ne danneggia la reputazione.
- Insolvenza o fallimento del licenziatario.
In caso di violazione, il licenziante può richiedere il risarcimento dei danni e procedere legalmente per la cessazione immediata dell’accordo.
Differenza tra licenza, cessione del marchio e franchising
Se stai pensando di espandere il tuo brand o permettere a terzi di utilizzarlo, puoi valutare diverse forme contrattuali: licenza di marchio, cessione del marchio e franchising. Anche se alcuni elementi sono comuni a tutte le opzioni, ci sono differenze sostanziali in termini di diritti, obblighi e livello di controllo esercitato da chi detiene il marchio.
Licenza di marchio
Come abbiamo visto, il contratto di licenza di marchio è un accordo in cui il titolare del marchio (licenziante) concede a un’altra azienda o persona giuridica (licenziatario) il diritto di utilizzare il marchio per un periodo definito e in cambio di un compenso economico. Il marchio rimane di proprietà del licenziante, che mantiene il diritto di monitorare il suo utilizzo per garantirne la coerenza con la propria immagine aziendale.
Esempio: un’azienda che produce calzature ottiene una licenza per vendere scarpe con il marchio di un noto brand sportivo. Il licenziante continua a essere il proprietario del marchio e può concedere lo stesso diritto anche ad altre aziende, se la licenza non è esclusiva.
Cessione del marchio
A differenza della licenza, la cessione di un marchio comporta il trasferimento definitivo della sua proprietà da un soggetto a un altro. Il cedente (ex proprietario) perde ogni diritto sul marchio, mentre il cessionario (nuovo proprietario) ottiene il pieno controllo su di esso.
Il cessionario può modificare, ampliare o limitare l’uso del marchio, senza alcuna restrizione da parte dell’ex proprietario. La cessione avviene spesso dietro pagamento di una somma forfettaria, che riflette il valore commerciale del brand.
Esempio: un’azienda che produce cosmetici vende il proprio marchio a una multinazionale del settore. Da quel momento, la multinazionale diventa l’unica titolare del brand e può decidere come utilizzarlo, modificarlo o addirittura ritirarlo dal mercato.
Franchising
Il contratto di franchising va oltre il semplice utilizzo di un marchio, poiché prevede un modello di business completo.
I tre pilastri fondamentali del franchising sono:
- Uso del marchio. Il franchisee (affiliato) utilizza il brand per offrire prodotti o servizi sotto l’identità aziendale del franchisor (affiliante).
- Trasferimento del know-how. Il franchisor fornisce linee guida operative, strategie di marketing, formazione e supporto gestionale.
- Assistenza continua. Il franchisee riceve un costante supporto dal franchisor, che può includere software, materiali promozionali e accordi di fornitura esclusivi.
Il franchising è più restrittivo rispetto alla licenza di marchio: il franchisee deve rispettare precisi standard qualitativi e la durata del contratto è generalmente più lunga rispetto alla licenza di marchio, con clausole di rinnovo e non concorrenza.
Il franchisee paga una commissione iniziale e delle royalty ricorrenti, che possono essere calcolate in base al fatturato o essere fisse.
Esempio: McDonald’s non si limita a concedere il marchio ai suoi ristoranti in franchising, ma impone anche un modello di gestione preciso, che include la scelta delle forniture, il menù, la formazione del personale e le strategie pubblicitarie.
Come scegliere la soluzione più adatta?
La scelta tra licenza di marchio, cessione o franchising dipende dagli obiettivi e dalle risorse della tua azienda. Per decidere devi valutare:
- Grado di controllo: se vuoi mantenere il controllo sul marchio e sul modo in cui viene utilizzato, la licenza è la soluzione migliore. Se preferisci una gestione autonoma da parte del cessionario, allora la cessione di marchio è più indicata.
- Investimento richiesto: il franchising richiede un impegno economico maggiore, sia per il franchisor che per il franchisee, mentre la licenza di marchio offre soluzioni più flessibili.
- Supporto operativo: se l’obiettivo è espandere il tuo marchio garantendo standard elevati e una customer experience uniforme, il franchising è la scelta ideale. Se invece vuoi solo permettere l’uso del marchio senza fornire assistenza operativa, la licenza è la soluzione più semplice.
- Rischi legali: la cessione del marchio elimina ogni obbligo futuro per il cedente, mentre licenza e franchising richiedono una gestione attenta degli accordi contrattuali per evitare conflitti.
Ogni soluzione ha vantaggi e svantaggi, ed è fondamentale valutare attentamente il grado di responsabilità, l’investimento richiesto e gli obiettivi strategici prima di prendere una decisione. Il consiglio è di richiedere una consulenza a un o una professionista del diritto commerciale prima di stipulare qualsiasi tipo di accordo.
Fai crescere il tuo business con la licenza di marchio
Il contratto di licenza di marchio è uno strumento efficace se vuoi ampliare il raggio d’azione del tuo brand e creare nuove opportunità di business. È però fondamentale definire ogni dettaglio dell’accordo in modo chiaro, prevedere clausole di tutela e affidarsi a consulenti esperti per evitare rischi legali.
Che tu aspiri ad essere licenziante o licenziatario, puoi iniziare da questa guida per strutturare un contratto di licenza di marchio solido, così da ottenere il massimo vantaggio da questa strategia commerciale.
Contratto di licenza di marchio: domande frequenti
Chi può stipulare un contratto di licenza di marchio?
Possono essere concessi in licenza tutti i marchi che sono stati registrati presso l’UIBM. Qualsiasi titolare di un marchio registrato può quindi concedere una licenza a un'altra azienda o soggetto.
Cosa deve includere un contratto di licenza di marchio?
In un contratto di licenza di marchio è fondamentale inserire:
- Identificazione delle parti
- Descrizione del marchio e ambito d’uso
- Durata e condizioni di rinnovo
- Ambito territoriale
- Condizioni economiche: royalty e pagamenti
- Standard di qualità e controllo del marchio
- Clausole di riservatezza e concorrenza
- Clausole di risoluzione e violazione del contratto
Qual è la differenza tra licenza e cessione di marchio?
La licenza concede solo il diritto d'uso del marchio per un periodo limitato, mentre la cessione trasferisce in modo definitivo la proprietà del marchio a un'altra parte.
Quanto durano in genere le licenze di marchio?
Dipende dall’accordo, ma solitamente la licenza di un marchio dura dai 3 ai 10 anni, con possibilità di rinnovo.
Come vengono calcolate le royalty?Di solito le royalty vengono stabilite come una percentuale sulle vendite del licenziatario, ma possono anche essere un importo fisso periodico o un importo una tantum versato all’inizio dell’accordo.
