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Quando si avvia un'attività imprenditoriale e si crea un brand, che sia un ecommerce o un business di altra natura, è importante registrare un marchio che la identifichi e la tuteli dalla concorrenza.
La registrazione di un marchio può sembrare un'attività complessa, ma in realtà è un processo abbastanza semplice: con la guida giusta, potrai svolgerlo in completa autonomia, senza intermediari, anche se affidarsi a un parere esperto è sempre e comunque una buona idea.
A partire dall'espansione del capitalismo industriale di inizio Ottocento, il marchio ha svolto un ruolo sempre più importante nel differenziare l’immagine di un’impresa da quella dei propri concorrenti.
Questa importanza è cresciuta in modo esponenziale con l’avvento delle nuove tecnologie e di Internet.
La disciplina dei marchi è regolata in Italia principalmente dal “Codice della Proprietà Industriale” o “CPI” (Decreto Legislativo n. 30 del 2005), ma è importante tenere in considerazione anche il relativo Regolamento di Attuazione (Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33), le norme specifiche contenute nel Codice civile e penale e la recente legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il CPI.
Questo articolo ha lo scopo di riassumere i punti essenziali di una materia molto ampia e certamente importante per qualsiasi ecommerce, ovvero come registrare il tuo marchio, dalla scelta delle classi alla procedura di registrazione, fino ai costi da sostenere.
I requisiti di registrazione di un marchio
La normativa in vigore consente a chiunque, persone fisiche e giuridiche anche minorenni, di eseguire l’operazione di deposito.
Perché registrare un marchio
La registrazione di un marchio è una procedura molto importante per la sua tutela legale.
Essere possessori di un marchio registrato significa godere di vantaggi quali:
- Avere una brand identity solida, con maggiore valore commerciale in quanto univoco e specifico;
- Tutelarsi da contraffazioni e copie illecite;
- Può essere fonte di reddito e diventare oggetto di accordi commerciali con terzi.
In generale in Italia è conferita tutela legale anche al marchio non registrato che sia coperto da diritto d'autore, ma si tratta di una protezione del brand più difficoltosa da far valere in sede legale.
Caratteristiche necessarie per registrare un marchio
Affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre che sia:
- nuovo;
- dotato di capacità distintiva;
- lecito;
- corrispondente al principio di verità.
L’assenza anche solo di una di queste quattro caratteristiche impedisce la registrazione del marchio.
- Marchio nuovo
Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici (o simili) già registrati per gli stessi prodotti/servizi che il tuo marchio andrà a individuare.
Non siamo in presenza di un marchio nuovo qualora esso sia uguale a un “marchio notorio”, anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio notorio, poiché, in questo caso, quest’ultimo gode di quella che si chiama una tutela “ultra-merceologica”. Esempi in tal senso sono i marchi notori “Ikea” e “Coca-Cola”.
- Capacità distintiva
Un segno soddisfa questa caratteristica se identifica in modo immediato i tuoi prodotti/servizi rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia o ad effetto (si pensi alla parola “Yahoo”).
Se hai pensato a delle parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto/servizio che identificano, sei sulla strada giusta per registrare il tuo marchio, in quanto questo genere di parole danno origine a quelli che si definiscono “marchi forti”, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere difesi meglio dalla contraffazione.
Ad ogni modo, se hai creato un marchio che non possiede questa caratteristica, non preoccuparti: talvolta accade che un segno che nasce debole diventi poi un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato (il cosiddetto “secondary meaning”).
In generale, per essere distintivo un marchio non può consistere di segni o espressioni divenuti di uso comune o che identificano una classe generica di prodotti (es: bitter per aperitivi).
- Liceità
Il marchio è lecito quando non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume e non è lesivo dei diritti dei terzi. Ad esempio, non è possibile registrare come marchio un segno che inciti al razzismo o alla violenza, oppure che contenga espressioni di cattivo gusto.
- Principio di verità
Il marchio non deve trarre in inganno relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei tuoi prodotti/servizi. In difetto, il marchio potrà essere dichiarato nullo.
Caratteristiche che precludono la registrazione come marchio
Non si possono registrare come marchi:
- ritratti di persone, nomi diversi da quelli del richiedente e i segni notori, se non è prestato il consenso (art. 8 CPI);
- segni costituiti unicamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure dalla forma o caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure da forma o caratteristica che dia valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI);
- stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia (art. 10 CPI);
- indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI).
Prima di registrare un marchio: la ricerca di anteriorità
Prima di registrare un marchio è fondamentale eseguire una ricerca di anteriorità per verificare che i requisiti di cui sopra siano rispettati e che non ci siano altri marchi simili già registrati nel territorio di competenza.
Questa ricerca consiste in un controllo preventivo che accerti che il marchio che intendi registrare possegga il requisito della novità.
Se depositi un marchio senza svolgere una ricerca di anteriorità, ti esponi al rischio di ricevere opposizioni da titolari terzi di segni identici (o simili) anteriori e, di conseguenza, di incorrere in elevate spese legali, oltre a doverti fare carico dei costi per il ritiro del marchio e dei prodotti in commercio riportanti il marchio e a dover rivedere eventuali accordi di licenza già sottoscritti.
Purtroppo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma non effettua controlli circa il requisito di novità dei marchi che si intendono registrare; può quindi capitare che emergano conflitti di attribuzione, con tutte le conseguenze sopra indicate. Per evitare questo genere di conflitti, puoi utilizzare le banche dati in materia, gratuite o a pagamento.
Per un elenco di banche dati gratuite in cui effettuare una ricerca di anteriorità ti segnaliamo le seguenti:
- Il nuovo database UIBM (la banca dati dei marchi nazionali);
- e-Search Plus (database dei marchi dell’Unione europea, che hanno pertanto validità anche in Italia);
- TMview (servizio di consultazione simultanea dei database dei marchi italiani, comunitari, internazionali, e degli uffici marchi dei Paesi che hanno aderito al sistema);
- WIPO Global Brand DB (sistema di marchi internazionali e nazionali aderenti al sistema di Madrid).
Se dalla ricerca di anteriorità dovesse emergere qualcosa di preesistente, sconsigliamo vivamente di procedere; meglio rivedere prima il marchio e verificare che rispetti in maniera inequivocabile i requisiti visti sopra.
Il consiglio è di essere certosini in questa fase: dato che il requisito di novità include anche la necessità che il marchio non sia simile a un altro preesistente, è meglio effettuare un controllo anche su diverse varianti (ad esempio, plurale/singolare, maschile/femminile, sostituzione di lettere, ecc.).
Come registrare un marchio nel 2024
La procedura di registrazione di un marchio varia a seconda del territorio in cui si desidera che sia valido, se solo in Italia, in tutta l’Unione europea o su scala internazionale.
Come registrare un marchio online in Italia
Se sei in possesso di una firma digitale, puoi registrare un marchio via Internet tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it. Il portale è attivo nei giorni feriali dalle 8 alle 19.
Dal mese di febbraio 2019, è disponibile in via opzionale una nuova procedura telematica rapida che riduce i tempi necessari alla pubblicazione delle domande.
Dovrai accedere o registrarti al portale e poi scegliere la voce di deposito domande e istanze per selezionare il deposito di un marchio d'impresa.
A questo punto, dovrai seguire i passaggi guidati per fornire tutti i dati relativi al marchio, pagare online le tasse dovute (inclusa la marca da bollo) attraverso i servizi offerti da PagoPA e inviare la richiesta.
Cosa serve per registrare un marchio
Per registrare un marchio in Italia, a prescindere dalla modalità scelta, saranno necessari i seguenti documenti:
- Modulo MA-RI;
- Eventuali fogli aggiuntivi;
- Foglio A4 con l'esemplare del marchio;
- Documenti di riconoscimento dei richiedenti (più eventuali deleghe);
- Marche da bollo;
- Bollettino postale.
Compilazione del Modulo MA-RI
Questo modulo è il fulcro della domanda che dovrai compilare per richiedere la registrazione del marchio.
Sul sito dell'UIBM si trova la versione PDF da scaricare, nel caso in cui volessi procedere fisicamente, e le istruzioni per la sua corretta compilazione.
Ecco le varie parti da cui è composta la domanda e come compilarla:
SEZIONE 1: Dati identificativi della domanda
Tipologia deposito: ordinaria;
Tipo di marchio: individuale;
Natura del marchio: (D) se solo testo, (F) se include un'immagine o grafica;
Denominazione: il nome del marchio;
Descrizione: descrivi il marchio visivamente.
SEZIONE 2: Classificazione
Inserisci i numeri identificativi delle classi scelte e i prodotti (o i servizi) corrispondenti. Sul Modulo MA-RI c'è spazio solo per 3 classi. Per inserire altre classi, usa un foglio aggiuntivo.
SEZIONE 3: Priorità
Questa parte puoi anche saltarla.
SEZIONE 4: Richiedente
I dati della persona o dell’azienda a cui intestare la proprietà del marchio. Nel Modulo MA-RI c'è spazio solo per 2 richiedenti; per aggiungerne altri usa un foglio aggiuntivo.
SEZIONE 5: Domicilio elettivo
Inserisci l'indirizzo postale a cui l'UIBM dovrà inviare eventuali comunicazioni riguardanti lo stato della pratica.
SEZIONE 6: Documentazione allegata o con riserva di presentazione
Esemplare del marchio: un'immagine del marchio;
Rappresentazione del marchio: inserisci "1" nel riquadro "N. esemplari";
N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi: da compilare solo se hai usato un foglio aggiuntivo, mettendo in corrispondenza della relativa casella il numero dei fogli aggiuntivi;
Richiesta copia autentica: metti Si se desideri ricevere una copia fisica, altrimenti verrà inviata copia ufficiale alla PEC/email indicata;
Numero pagine totali: la quantità di pagine totali compilate (fogli aggiuntivi inclusi).
Una volta inviati tutti i materiali in formato digitale o fisico e pagate le tasse richieste (maggiori dettagli più avanti), l'UIBM prenderà in carico la domanda e procederà all'analisi formale; dopodiché, se entro 3 mesi non ci sono opposizioni di sorta, potrai definirti felicemente titolare di un marchio registrato in Italia.
Come registrare un marchio nell'Unione europea
Seguendo la procedura descritta in precedenza, il marchio avrà validità esclusivamente nel territorio italiano. Per estendere la validità a tutto il territorio europeo c'è una procedura analoga, più costosa ma più rapida nei tempi, attraverso il sito EUIPO (telematica o cartacea).
In questo modo con un’unica procedura di registrazione e un unico attestato è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti gli Stati membri.
Il procedimento è molto simile a quello italiano; basta seguire tutti i passaggi della procedura guidata sul sito fino al pagamento e all'invio della richiesta.
La domanda sarà poi soggetta a traduzione, per rendere i dati accessibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, se richiesto dal richiedente, l’EUIPO può effettuare la ricerca di anteriorità, del cui esito verrà informato.
Dopo la pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, i terzi che ritengano di avere diritti anteriori sul marchio hanno tre mesi di tempo per presentare obiezioni, dopodiché la richiesta sarà approvata ufficialmente.
Come registrare un marchio internazionale
È anche possibile registrare un marchio in tutti i Paesi che aderiscono al sistema del marchio internazionale (più di 100). La procedura dipende molto dai territori e l'ammontare e le variabili cambieranno a seconda dei Paesi di interesse.
Nei Paesi che non aderiscono al marchio internazionale (ad esempio gli Emirati Arabi Uniti), la faccenda si fa più complicata: l’ammontare delle tasse e la procedura, infatti, dipenderanno dai singoli Stati e la richiesta andrà fatta una per volta.
Dove registrare un marchio
Il luogo (fisico o virtuale) in cui effettuare la registrazione dipende dalla portata (nazionale, internazionale, europea, ecc.) dello stesso.
In Italia, le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere depositate presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in alternativa, è possibile inviare la domanda direttamente all'UIBM di Roma.
È possibile presentare una domanda di deposito di un marchio nazionale anche sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con Infocamere e scaricando l'apposito software gratuito per la predisposizione della pratica telematica (Simba Offline). Attenzione: in questo caso la domanda di deposito deve essere sottoscritta digitalmente.
In ogni caso, per la domanda di registrazione del marchio puoi farti rappresentare da consulenti abilitati iscritti all'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.
Tutela del marchio: la scelta delle classi di registrazione
Uno degli aspetti più delicati della registrazione di un marchio è l’individuazione delle classi merceologiche e la descrizione dei prodotti o servizi per cui si chiede protezione.
Ai sensi dell’art. 7 del CPI, infatti, un marchio d’impresa è protetto solo rispetto a determinati prodotti o servizi, quelli che devono essere appunto descritti con precisione nella domanda di registrazione.
Si deve quindi procedere all'individuazione delle classi merceologiche più idonee: tale individuazione avviene in base della Classificazione di Nizza, introdotta nel 1957 dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale per fornire un punto di riferimento condiviso da diversi Stati per la registrazione dei marchi d’impresa.
L’individuazione delle classi merceologiche e la descrizione dei prodotti scelti comportano una delicata valutazione delle attività attuali e future del marchio, per evitare una registrazione all’interno di classi per le quali il segno non verrà usato (con conseguente spesa non motivata), e l’identificazione di quelle per le quali invece è realistico che il segno potrà servire in futuro.
Classificazione di Nizza
Le categorie commerciali di Nizza sono in totale 45.
Per visionarle tutte e scegliere le più adatte, basta consultare questo elenco e scegliere le classi più pertinenti. Ad esempio, se hai un ecommerce di abbigliamento, farai bene a registrare il tuo marchio per la classe 25.
I prodotti fisici vanno dalla classe 1 alla 34, mentre i servizi vanno dalla 35 alla 45.
ATTENZIONE: non sarà possibile aggiungere classi in un secondo momento, o almeno non in modo semplice, quindi è una scelta da fare con molta attenzione.
Registrare un marchio: costi a confronto
A questo punto la domanda più lecita è: quanto costa registrare un marchio?
La risposta ovviamente cambia molto a seconda di vari fattori, tra cui la scelta di fare da soli o di affidarsi a professionisti che aggiungeranno la propria parcella, ma principalmente dipende da due elementi:
- Il Paese o i Paesi di interesse;
- Le classi merceologiche da coprire.
Registrare un marchio: costo in Italia
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Imposta di bollo
La domanda di registrazione di un marchio in caso di deposito online deve essere corredata da una marca da bollo da €48, mentre per il deposito cartaceo o postale, sarà necessaria una marca da bollo da €16 ogni quattro pagine (inclusi i moduli e gli allegati). -
Tasse di concessione governativa
L’importo, da pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dal numero di classi merceologiche per cui si chiede la registrazione: €101 per la registrazione di un marchio individuale comprensiva di una classe, €34 per ogni classe aggiunta. -
Diritti di segreteria
Nei depositi cartacei o postali occorre versare alla Camera di Commercio i diritti di segreteria di €40, oppure €43 più una marca da bollo di €16 se si chiede una copia autentica del deposito. Questo costo non è dovuto per i depositi online. -
Costi legati a una eventuale lettera di incarico a terzi
Domanda in carta semplice con marca da bollo da €16;
Tassa di concessione governativa per la lettera d’incarico di €34.
Per la registrazione di un marchio in Italia parliamo quindi di un costo di circa €200 (inclusa anche la tariffa per avere supporto da un professionista).
Registrare un marchio: costo all'estero
Se intendi registrare un marchio nell'Unione europea, i costi sono più alti (ma la procedura è più semplice).
Per una domanda di registrazione di marchio online, comprendente una sola classe merceologica, occorre versare €850. Una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di €50 e un aumento di €150 per ogni classe oltre la seconda.
Il deposito cartaceo, invece, costa €1.000 per una sola classe, con l'aggiunta di classi ulteriori come riportato sopra.
Per i Paesi che non aderiscono al marchio internazionale, l’ammontare cambia totalmente da Paese a Paese. Per gli Emirati Arabi Uniti, citati precedentemente come esempio, le spese di deposito ammontano a circa €4.000, più €1.000 per le spese di autenticazione e legalizzazione, a cui vanno aggiunti i compensi del corrispondente locale necessario per portare avanti la pratica.
Quanto dura la registrazione di un marchio
I tempi per registrare un marchio variano molto da Paese a Paese, con una media di 6 mesi (inclusi i 3 di diritto di opposizione di terzi).
A partire dalla data di avvenuto deposito il tuo marchio sarà protetto per 10 anni. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, senza limiti, ma la domanda deve essere presentata nei 12 mesi precedenti alla scadenza (o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una sovrattassa).
Un ultimo avvertimento: né l’UIBM né le Camere di commercio sono obbligate ad avvisarti della scadenza del marchio!
Creati dunque un promemoria personale per evitare di dimenticarti di questa scadenza così importante.
E ricorda: per quanto la registrazione di un marchio in Italia o in altri Paesi possa essere una procedura relativamente semplice ma delicata, è comunque molto importante per qualunque imprenditori o imprenditrice che voglia tutelare il proprio lavoro e il proprio investimento.
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Registrare un marchio: domande frequenti
Che cos’è un marchio?
Come si registra un marchio?
Come sapere se un marchio è registrato?
Quanto costa registrare un marchio?
Registrare un marchio ha costi variabili a seconda del Paese in cui si vuole ottenere la tutela e del numero di classi scelte. In generale, la registrazione di un marchio in Italia costerà poco meno di 200€, mentre in Europa circa 1.000€.
